Question Q195 - AIPPI

Question Q229 Groupe National: Groupe Français
Titre: L'utilisation du dossier d'examen dans les procédures post-
délivrance
Contributeurs: Yves BIZOLLON (Président), Michel ABELLO, Sabine AGÉ, Anne
BOUTARIC, Jacques COMBEAU, Hélène CORRET, Gérard
DOSSMANN, Blandine FINAS-TRONEL, Francis HAGEL,
Jonathan HINKSON, Thibault LANCRENON, Caroline
LEVESQUE, Amandine METIER, Sophie MICALLEF, Enrico
PRIORI, Jean-Pierre STENGER
Rapporteur: Hélène CORRET
Date: 26 avril 2012
Questions
Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes en fonction des
règles applicables dans leur pays.
1) Quelles sont les différentes procédures post-délivrance disponibles dans
votre pays ? Les procédures postérieures à la délivrance peuvent-elles
avoir lieu tant devant l'office des brevets que devant une juridiction?
Plusieurs procédures post-délivrance sont disponibles en France.
La compétence d'une juridiction et celle d'un office de brevets sont
exclusives l'une de l'autre.
Certaines procédures ne peuvent avoir lieu que devant un office de
brevets, l'INPI ou l'OEB. Il s'agit de :
- la requête en limitation, devant l'INPI ou l'OEB,
- la requête en renonciation, devant l'INPI,
- la requête en révocation, devant l'OEB,
- La procédure d'opposition, devant l'OEB.
D'autres procédures post-délivrance sont réservées aux juridictions. Il
s'agit de :
- l'action en nullité,
- l'action en contrefaçon,
- l'action en interdiction provisoire, et
- l'action en déclaration de non-contrefaçon.
Toutes ces procédures judiciaires sont de la compétence exclusive des
tribunaux de Paris.
2) Dans votre pays ou votre région, le dossier d'examen peut-il être pris
en compte afin d'interpréter la portée des revendications durant les
procédures post-délivrance ?
Remarque 1 : la question Q229 ne mentionne que la prise en compte du
dossier d'examen. Cependant, lors d'une procédure post-délivrance
judiciaire, le brevet français en cause peut être la partie française
d'un brevet européen soumis à une procédure d'opposition ou encore un
brevet national ou la partie française d'un brevet européen limité
devant l'INPI ou l'OEB.
Les juges français tiennent compte également de cette situation.
C'est pourquoi le rapport du Groupe Français comprend le terme « dossier
d'examen » comme couvrant le dossier d'examen proprement dit, le dossier
d'opposition et la requête en limitation, lorsque sont concernées les
procédures post-délivrance judiciaires.
Remarque 2 : les règles d'interprétation des revendications sont
définies par les dispositions de :
- l'article L.613-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) pour un
brevet national, et
- l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) et son
protocole interprétatif pour la partie française d'un brevet européen.
La réponse à cette question ressort essentiellement de la jurisprudence,
dont l'examen montre une évolution.
Des décisions anciennes ont écarté le dossier d'examen en considérant
que l'article 69 CBE interdirait la prise en compte de tout élément
extrinsèque au brevet pour son interprétation (CA Paris, 4e ch., 11
octobre 1990, Dolle c./ Emsens, PIBD n°491, III, 2).
Cependant, depuis la fin des années 90, les juges prennent en compte les
modifications apportées aux revendications, notamment pour les démarquer
de l'état de la technique.
Par ailleurs, les déclarations du breveté au cours de la procédure
d'examen peuvent être prises en considération par les juges et ce, au
moins à titre d'élément soumis à leur appréciation.
Si la réponse à la question 2 est positive, veuillez répondre aux
questions suivantes :
a) Veuillez expliquer les informations issues du dossier d'examen qui
peuvent être prises en considération. Par exemple :
i. Le dossier d'examen pris en considération inclut-il les
modifications ou les arguments ou les deux?
Sont pris en considération dans les procédures post-délivrance,
pour apprécier le champ de protection des revendications
invoquées, les modifications apportées aux revendications (CA
Lyon, 1e ch. civ. A., 13 juillet 2011, Cycles Lapierre,
Lesage / Décathlon, Promiles, PIBD 2012, n° 955, III, 84 ; CA
Paris, 4e ch., 2e sect., 4 mars 2009, Institut Pasteur / Chiron
Healthcare, Chiron Healthcare Ireland, PIBD 2009, n° 895, III,
993 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 février 2008, Thermohauser
Erwin Busch / Matfer, PIBD 2008, n° 872, III, 244 ; CA Paris, 4e
ch., sect. A, 5 avril 2006, Sagem Communication, Silec
Câble / Acome, PIBD 2006, n° 832, III, 420).
Certaines décisions tiennent également compte des arguments
invoqués par le déposant pour justifier ces modifications ou le
maintien des revendications telles que déposées (CA Paris, 4e
ch., sect. B, 22 février 2008, Thermohauser Erwin
Busch / Matfer, PIBD 2008, n° 872, III, 244 ; CA Paris, 4e ch.,
sect. A, 5 avril 2006, Sagem Communication, Silec Câble / Acome,
PIBD 2006, n° 832, III, 420 ; CA Paris, 4e ch. B, 14 mai 1999,
Bobst / United Container Machinery Group RG n°97/10913).
Ces modifications et arguments peuvent provenir des procédures
d'examen de la demande, d'opposition ou de limitation devant les
offices nationaux ou régionaux.
Les juridictions sont attentives à la dynamique des
modifications, c'est-à-dire qu'elles comparent l'ancien texte au
nouveau, prennent en compte le cas échéant la succession dans le
temps des modifications et analysent les arguments soulevés par
les parties afin d'en tirer les conséquences sur la portée des
revendications (TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 20 septembre 2011,
SEPPIC / IMCD, RG n°10/02548 ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect.,
28 mai 2010, Institut Pasteur / Siemens Healthcare Diagnostics,
PIBD 2010, n° 925, III, 612 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 22
février 2008, Thermohauser Erwin Busch, Matfer, Mallard
Ferrière / Groupe Mafter Bourgeat, PIBD 2008, n° 872, III, 244 ;
CA Paris, 4e ch., sect. B, 5 juillet 2002, La Johnson
Française / Sara Lee, PIBD 2003, n° 757, III, 65).
ii. Le dossier d'examen pris en considération inclut-il les
interprétations limitatives résultant implicitement des
déclarations du demandeur ; ou bien n'inclut-il que les
déclarations définissant explicitement la protection ?
Les tribunaux français prennent généralement en considération
les déclarations du demandeur définissant explicitement la
portée des revendications ; mais ils s'attachent aussi à déduire
cette portée de déclarations moins explicites.
Ainsi, même si l'adjonction de caractéristiques dans une
revendication modifiée à la suite du rapport de recherche n'est
pas justifiée expressément par la nécessité de démarquer
l'invention de tel ou tel document de l'art antérieur, les
tribunaux analysent les modifications apportées à la
revendication et les caractéristiques de l'art antérieur pour
déterminer si ces caractéristiques doivent être considérées
comme essentielles (TGI Paris, 30 novembre 2004, Mossalgue / SPS
BVBA, SPS NV, PIBD 2005, n° 803, III, 134; CA Paris,
24 septembre 2003, Marti Sala, Posimat / Vasquali, PIBD 2004,
n° 779, III, 65).
iii. Le dossier d'examen pris en considération inclut-il les seules
modifications apportées aux revendications ; ou inclut-il aussi
les modifications apportées à la description dans tous ses
aspects ?
Au cours de la procédure d'examen, de l'opposition ou de la
procédure en limitation, il se distingue trois types de
modification :
- la modification des revendications ;
- la modification des revendications et de la description ;
- la modification de la description.
La jurisprudence se réfère essentiellement au premier cas, dans
lequel seules les revendications ont été modifiées (TGI Paris,
3e ch., 3e sect., 16 décembre 2011, Boehringer, Idexx et
al. / LSI, Hipra, RG n°09/16586 ; CA Lyon, 1e ch. civ. A.,
13 juillet 2011, Cycles Lapierre, Lesage / Décathlon, Promiles,
PIBD 2012, n° 955, III, 84 ; CA Paris, 4e ch., 2e sect., 4 mars
2009, Institut Pasteur / Chiron Healthcare, Chiron Healthcare
Ireland, PIBD 2009, n° 895, III, 993).
Les deuxième et troisième cas ne sont pas illustrés dans la
jurisprudence, mais rien n'exclut, a priori, qu'ils soient pris
en considération.
iv. Les modifications apportées ou arguments invoqués pour
distinguer l'invention d'un document de l'art antérieur ou pour
pallier une insuffisance de description ou à d'autres conditions
de forme sont-ils appréciés de la même manière ?
Que ce soit pour distinguer l'invention d'un document de l'art
antérie