Consultation de l'INPI - GRAPI

NOTE DE SYNTHESE Concertation des milieux intéressés en vue
du Comité Droit des Brevets à Munich les 15-16 septembre 2004
Le Comité Directeur du GRAPI a étudié avec attention l'ensemble des points
abordés dans les messages de Monsieur Lebesnerais, en dates des 26 août est
7 septembre, et a élaboré la présente note de synthèse. Il est important de noter que cette opinion résulte de la fusion d'avis
émanant de professionnels qui sont confrontés à ces questions selon des
angles différents, puisque cette synthèse a été élaborée par des
industriels, des conseils en propriété industrielle et des avocats. 1/ RAPPORT DE RECHERCHE ELARGI
En préliminaire, on peut s'interroger sur la pertinence de l'échantillon
sur lequel l'étude a été menée. En effet, cette étude a pris en
considération des premières demandes européennes, qui correspondent à un
cas de figure relativement rare, au moins pour les déposants français. La
pratique habituelle veut que les premiers dépôts s'effectuent par la voie
nationale, pour des questions de coût notamment. Les dépôts européens
interviennent sous priorité, dans le cas uniquement où le rapport de
recherche préliminaire établi dans la procédure française est favorable.
Autrement dit, l'augmentation des retraits constatée correspond
probablement à des cas où le brevet européen n'aurait pas été déposé car le
rapport de recherche français aurait été considéré comme négatif. Ceci étant, on ne peut qu'être favorable à une évolution de la procédure
qui accélère l'émission d'un avis circonstancié par rapport à la
brevetabilité de l'invention. Un autre point positif est la mise en
concordance avec la procédure PCT, qui prévoit maintenant l'émission d'une
opinion écrite simultanément à l'établissement du rapport de recherche
international. Toujours sur le fond, l'établissement d'une opinion sur la brevetabilité
correspond aujourd'hui à la pratique de la majorité des examinateurs de
l'OEB, et notamment de ceux qui instruisent selon le programme BEST. Les
examinateurs ont généralement tendance à rédiger une l'ébauche d'opinion
qui est conservée de façon officieuse dans le dossier pour être
officiellement émise lorsque la phase d'examen est effectivement entamée.
Il semble donc que la réforme envisagée permette aux demandeurs de
bénéficier plus tôt d'un travail d'analyse qui ne leur est aujourd'hui
communiqué qu'après le paiement de la taxe d'examen. Un point qui mérite débat est celui de l'incidence de cette modification
sur le coût global de la procédure européenne. En effet, si l'augmentation
de la taxe de recherche paraît justifiée par le fait que le demandeur
bénéficiera d'un service complémentaire au simple établissement du rapport
de recherche, on peut s'interroger sur le flou qui règne en ce qui concerne
l'évolution de la taxe d'examen. Les termes employés au paragraphe 16
laissent penser que le principe d'une réduction de la taxe d'examen n'est
absolument pas acquis. On peut raisonnablement s'inquiéter d'un manque
d'engagement sur le maintien du montant actuel de la somme des taxes de
recherche et d'examen. Même si le principe des vases communicants
s'appliquait, cette réforme bénéficierait à l'OEB qui engrangera le
paiement d'une taxe plus élevée, même si la requête en examen n'est pas
présentée. De même, la position des déposants serait dégradée par l'évolution
envisagée du mécanisme de remboursement de la taxe de recherche au vu des
résultats de recherches antérieures. En effet, le remboursement partiel à
ce jour s'élève à 50% de 690E, soit 345 E, qui deviendraient 172.50E dans
le cas de l'utilisation partielle des résultats d'un rapport de recherche
préliminaire français, soit 18% du montant de la nouvelle taxe de
recherche. On peut également évoquer la situation des déposants qui effectuent une
analyse détaillée du rapport de recherche avant de déclencher l'examen de
fond, et qui aujourd'hui décident d'abandonner une demande de brevet si
cette analyse est défavorable. Le risque existe pour ce type de déposants,
même s'ils ne sont pas nombreux, d'avoir payé une taxe de recherche plus
élevée sans réel intérêt. La question pourrait alors se poser de savoir
s'il faut laisser aux déposants le choix entre un rapport de recherche
"normal" et la version élargie. En résumé, le principe du rapport de recherche élargi paraît globalement
positif, mais pour éviter que cela ne renchérisse le coût global de la
procédure, une réduction substantielle de la taxe d'examen s'impose. 2 REDUCTION DES DELAIS DE LA REGLE 51(4) CBE On ne peut qu'être d'accord la volonté d'accélérer la procédure de
délivrance, et la version actuelle de la règle 51(4) a déjà marqué un pas
dans ce sens. Toutefois, accentuer cette tendance en empêchant les
prolongations de délais pour répondre à la notification selon cette règle
n'est peut-être pas la solution la meilleure.
En effet, il apparaît que les étapes "finales" de la procédure sont celles
qui engendrent les coûts les plus importants pour les déposants. Ainsi, la
décision d'achever la procédure en répondant à la notification selon la
règle 51(4) est généralement lourde en termes financiers. Elle signifie que
breveté va avoir à sélectionner les pays dans lesquels son brevet sera
validé, avec les frais correspondants, qui représentent fréquemment la
majorité du budget global du brevet européen. On conçoit que, notamment
pour des entreprises de petite et moyenne importance, cette décision doive
être prise avec un certain recul, en ce qui concerne en particulier les
pays dans lesquels une protection doit être effective. Les informations
relatives aux marchés avérés ou potentiels sont parfois délicates à
obtenir, et il peut donc être utile dans certains cas de pouvoir bénéficier
d'un délai supplémentaire aux 4 mois impartis par la notification selon la
règle 51(4). Il serait utile de connaître le pourcentage de cas dans lesquels une
prolongation du délai de réponse a été requise depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle version de la règle 51(4), pour vérifier s'il s'agit d'une
possibilité largement utilisée ou non. Il faut également mentionner la situation où la notification selon la règle
51(4) est émise directement sans notification selon la règle 51(2). Dans
les cas non négligeables où l'examinateur effectue d'office des
modifications substantielles avec lesquelles le demandeur n'est pas
d'accord, il en résulte une situation délicate. En effet, les frais de
traductions des revendications doivent être engagés même si ces
modifications sont contestées, et il est bon de conserver la possibilité
d'une soupape de sécurité que constitue une extension de délai pour gérer
cette situation périlleuse. En résumé, le GRAPI n'est pas favorable au fait de rendre inextensible le
délai de réponse à la notification selon la règle 51(4). 3 PUBLICATION ELECTRONIQUE
De plus en plus, les professionnels ont recours à des versions
électroniques des publications de brevet, pour effectuer des recherches
d'antériorités ou des études juridiques. Le remplacement des publications
imprimées par une version électronique s'inscrit dans cette tendance. Elle
est d'ailleurs déjà mise en ?uvre par l'USPTO. D'un point de vue juridique, le GRAPI ne voit pas d'obstacle à adopter un
système de mise à disposition de la publication par téléchargement. En
pratique, on observe toutefois que les déposants restent attachés à la
"matérialisation" de leurs droits immatériels, par l'existence d'un
document tangible. Il est cependant essentiel de conserver une version papier du certificat
qui atteste de la délivrance d'un titre de propriété faisant partie des
actifs du déposant.
Dans la mesure où l'élimination des publications imprimée est gouvernée par
des objectifs de réductions des coûts, on peut s'interroger sur le point de
savoir si les gains générés ne pourraient pas également bénéficier aux
déposants, par la réduction de certaines taxes. Ceci d'autant plus que les
frais d'impression seront alors supportés par les déposants, et que ces
derniers participent de plus en plus à l'élimination des documents imprimés
par les opérations de dépôt en ligne. Il serait ainsi envisageable pour un déposant d'opter pour une publication
électronique, avec en contrepartie une réduction de taxes.
4 CONCEPT DE NOUVEAUTE ELARGIE
Le GRAPI est très circonspect sur l'opportunité de modifier l'appréciation
du critère de nouveauté, car il craint que cela n'ait des conséquences
multiples et très profondes dans l'interprétation du droit européen. Tout d'abord, il semble que l'évolution d'appréciation du critère de
nouveauté concerne principalement les situations de demandes de brevets
européen interférents, pour lesquelles seul le critère de nouveauté est
apprécié, comme le prescrit l'Article 54(3) CBE. En effet, pour les autres
situations, le critère d'activité inventive est pris en considération, et
il permet de traiter l'ensemble des situations que cherche à couvrir le
critère de nouveauté élargie. Pour bien comprendre l'intérêt de l'Article 54(3), il est nécessaire de
rappeler qu'il a été prévu afin d'éviter les situations inextricables dans
lesquelles deux brevets distincts seraient délivrés à deux personnes pour
la même invention. C'est dans ce but que l'Article 54(3) assure que les
brevets interférents auront des portées différentes. Le choix fait par les
rédacteurs de la CBE a é